惇安智財快訊 第105期
2018年8月1日
主編：鄭志玲
訊息快遞
1. [美國] 部落主權豁免（tribal sovereign immunity）不適用於多方複審（IPR）程序 <作者：鄭志玲>
2018年7月20日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharmaceuticals之多方複審（IPR）上訴案件中作出判決，維持專利審理暨上訴委員會（PTAB）決定，確認「部落主權豁免」不適用於IPR程序。
Allergan, Inc.（Allergan）針對其Restasis產品擁有相關專利（Restasis專利），係用於緩解慢性乾眼症狀的治療方法。2015年，Allergan控訴Mylan Pharmaceuticals（Mylan）等多家學名藥廠提出之簡易新藥申請侵害其專利。2016年6月3日，Mylan提出IPR，主張該等專利無效，其它學名藥廠隨後也同樣提出IPR。PTAB決議啟動IPR並統一舉辦聽證會。
在聽證會之前，Allergan與Saint Regis Mohawk Tribe（雷吉斯莫霍克部落）簽署協議，將Restasis專利轉讓至該部落，2017年9月8，美國專利商標局記錄了這項專利轉讓。隨後，該部落主張其可享有「部落主權豁免」，遂提出動議請求終止IPR程序，Allergan則提出動議請求退出IPR程序。
PTAB駁回該部落及Allergan提出之動議，該部落及Allergan不服，提出上訴。
CAFC維持PTAB決定，確認「部落主權豁免」不適用於IPR程序，理由如下：
最高法院確實已肯認「部落主權豁免」之存在，故對抗部落之訴訟原則上是被禁止的（如部落未明確放棄或無國會廢除時）。通常而言，「部落主權豁免」不適用於聯邦政府通過代理機構進行調查行動或進行裁決機構行動之情形，然而，這並非一體適用地指豁免權全然不可用於聯邦機構訴訟程序。如為私人當事方對主權提起的裁決程序，則豁免權仍可適用，因此類訴訟程序幾乎與民事訴訟無法區分（Fed. Maritime Comm’n v.S.C. State Ports Auth., 535 U.S. 743, 754–56 （2002），下稱FMC判決）。
本案雷吉斯莫霍克部落基於FMC判決認為部落主權豁免可適用於IPR，主張如同FMC的訴訟程序，IPR係屬私人當事方之間的有爭議的裁決程序，由IPR請求人（而非專利局）即可決定訴訟的輪廓。對此，CAFC並不同意。
CAFC認為，IPR實偏向於一種政府機構的執法行為，而不像是私人當事方提起的民事訴訟，故主權豁免不應適用於IPR，重點差異如下：
專利局長在決定是否啟動IPR審查方面擁有完全裁量權（如果決定成立，則進行審查，如果決定不以任何理由啟動，則不進行審查）。因此，IPR比較像是政府機構選擇是否對私人提出的資訊進行訴訟，在FMC判決中，最高法院已承認豁免權不適用於此類程序。
一旦啟動IPR，即使請求人選擇不參加，專利局長仍有權選擇繼續審核。這進一步支持，IPR偏向是政府機構重新考量授予公共特許權之行為。
IPR與FMC案件有所不同，其與聯邦民事訴訟規則之間存在實質差異，包括：聯邦民事訴訟規則容許原告對其訴狀作重大修改，而IPR請求人只能進行文書或誤繕的更正；專利權人可在IPR提出請求項修改，民事訴訟卻無法提供這樣的選擇；當事人在民事訴訟有權選擇進行蒐證程序（discovery），IPR則對是否進行蒐證程序有所限制等。
該部落在口頭辯論中已承認主權豁免不適用於多方再審查程序（Inter Partes Reexamination），而最高法院已有判決指出IPR與多方再審查程序具有相同的基本目的。即便相較之下，IPR或許更接近於主權豁免可適用的案件，但結論仍是部落豁免權並不能延伸到行政機構的重新審查之決定。
參考資料： Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharmaceuticals Inc. （Fed. Cir. 2018）；
https://www.knobbe.com/…/saint-regis-mohawk-tribe-v-mylan-p…
全文下載:http://www.lexcelpartners.com.tw/…/%E6%83%87%E5%AE%89%E6%99…
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